捐献原则适用：平衡专利权人和公众之间的利益思维导图

捐献原则最早是由美国最高法院在1881年审理的Miller与Brass公司案中提出来的。在该案中，专利权人在说明书中公开了两种灯的结构，但却只请求保护了其中的一种。十多年后，专利权人发现另一种结构反而更好，于是想通过再颁发程序寻求对该结构的保护。最高法院没有支持专利权人的请求。该法院在判决中指出，当专利权人在权利要求中请求保护一个具体的装置时，就意味着将说明书中公开的其他装置捐献给了公众，除非它及时请求再颁发并证明没有请求保护其他装置完全是出于疏忽、意外或错误。

在此后相当长的一段时间，捐献原则却少有适用。美国联邦巡回上诉法院成立以后，等同原则被越来越多地适用，从而导致利益的天平逐渐倒向专利权人一边。为了纠正这种倾向，从上世纪九十年代起，美国开始限制等同原则，与此相应地，出现了一些适用捐献原则的案件，例如联邦巡回上诉法院1991年审理的Unique Concept公司与Brown案，1996年审理的Maxwell与Baker公司案。但是，仍有一些拒绝适用捐献原则的案件，例如联邦巡回上诉法院1998年审理的YBM Magnex公司与ITC案。在Festo案以后，随着对等同原则的更加严格的限制，捐献原则得到越来越广泛的适用。

联邦巡回上诉法院在2002年审理的Johnson & Johnson Associates 公司(以下简称“Johnson公司”)与R. E .S e r v i c e公司( 以下简称“REC”公司)案是适用捐献原则的典型案例。这是一个全体法官听审的案子。在该案中，专利权人Johnson公司拥有的专利涉及制造印刷电路板的技术。在现有技术中，在制造印刷电路板的成层工艺中，铜箔是由手工处理的，容易遭到损坏。涉案专利公开了这样一种技术方案：将铜箔黏附在硬基片上，从而避免手工处理过程中可能出现的损坏。在专利的权利要求中，该硬基片被限定为铝片。在说明书中有这样的描述：虽然铝是硬基片的优选材料，但也可以使用诸如不锈钢、镍合金的其他材料，有时也可以使用聚丙烯。RES公司生产的被控侵权产品使用的正是不锈钢材料。在诉讼过程中，Johnson公司认为，RES公司生产的产品构成等同侵权。RES公司认为，Johnson公司在说明书中公开了不锈钢片，但却将保护范围限定为铝片，这显然是把不锈钢片捐献给了公众。联邦巡回上诉法院认为，当申请人在说明书中公开了一个主题，但在权利要求书中却没有请求保护时，就意味着申请人将这个主题捐献给了公众。如果在这种情况下仍然认定构成等同侵权，将导致与权利要求的界定保护范围的功能的严重冲突。该法院还指出，申请人在专利申请阶段提交保护范围窄的权利要求，从而容易地通过了专利局的审查，而在获得专利权之后，又基于说明书中公开的等同特征主张构成等同侵权，这是不能允许的。该法院最后判决不构成侵权。联邦巡回上诉法院通过该判决最终确立了捐献原则。

另一个典型案例是联邦巡回上诉法院于2004年审理的PSC Computer P r o d u c t s公司(以下简称“PSC公司”)与Foxconn International公司(以下简称“Foxconn”公司)案。在该案中，专利权人PSC公司拥有一项用于固定集成电路散热片的夹子的专利，该夹子有一个细长带。在专利的权利要求书中，该细长带被限定为金属带。在说明书中有这样的描述：细长带由诸如不锈钢的弹性金属制成，也可以用其他弹性材料，现有技术中，也有使用模制塑料和/或金属部件的。

Foxconn公司生产的被控侵权产品中使用的是塑料带。在诉讼过程中，双方就说明书对相关主题描述到什么程度才可以引用捐献原则认为该主题被捐献给了公众展开了争论。PSC公司认为，只有当相关主题在说明书中有清楚、具体的描述时，才可适用捐献原则，而在本案中，说明书中并没有清楚地指出金属带可以由塑料带代替，因此，不能适用捐献原则。联邦巡回上诉法院认为，如果本领域的普通技术人员在阅读说明书后可以清楚、具体地理解相关主题，就可以适用捐献原则。在本案中，通过“现有技术中，也有使用模制塑料和/或金属部件的”的描述，本领域的普通技术人员很容易理解，本发明的金属带也可以换成塑料带，可以认为说明书中有清楚、具体的记载，因此，适用捐献原则是适当的。该法院最后判决不构成侵权。但该法院同时指出，如果说明书中只有“也可以用其他弹性材料”这样的描述，则不能够认定专利权人把塑料带捐献给了公众。

再一个有指导意义的案例是北伊利诺斯州地区法院在2003年审理的Rosby诉Stoughton案 。在该案的判决中，法院指出，如果申请人原始提交的权利要求限定了较宽的保护范围，在答复审查意见时，申请人修改了权利要求，缩小了保护范围，则对于落入原权利要求但没有落入修改后的权利要求的主题，不适用捐献原则。

从以上案例可以看出，捐献原则有两个理论基础：一个是权利要求的功能是公示专利的保护范围，一个是专利权基于国家的审批而产生。在适用捐献原则时，相关主题是否在说明书中有清楚、具体的描述由本领域的普通技术人员在阅读整个说明书后做出判断。如果说明书中对相关主题只有概括性的描述，一般不适用捐献原则。如果申请人提交的原始权利要求覆盖了相关主题，就意味着申请人想对该主题进行保护，也就不适用捐献原则。

最高人民法院不久前颁布的关于专利侵权判定的司法解释正式将捐献原则引入我国，之所以引入该原则，据称主要是考虑到以下情形：申请人为了容易通过审查，采用保护范围比较窄的权利要求，而说明书又对其进行扩张性解释。在侵权诉讼中，又主张说明书所扩张的部分属于等同特征，从而不适当地扩大了专利权的保护范围。实际上，这是一种“两头得利”的行为。这与专利制度的不仅要保护专利权人的利益，同时也要维护权利要求的公示作用的基本理论是相矛盾的。捐献原则的确立，有利于维护权利要求的公示作用，平衡专利权人与社会公众的利益关系。

在判断一个新的原则是否对我国的专利制度有利时，要考虑专利权人与社会公众之间利益的平衡，考虑我国经济发展的现阶段水平以及专利制度运行的具体情况。此外，还要考虑国际社会在对待相关问题方面的发展趋势。

笔者认为，引入捐献原则总体上说对我国的专利制度的健康发展是有利的。截至2009年底，我国专利申请总量达到了580多万件，授权总量已经突破了300万件 。对于公众来说，专利数量越大，属于专利权人专有领域的“雷区”就越大，相应地，开发或上市新产品的成本也就越高，如果“雷区”的边界又是模糊不清的，更是雪上加霜。在这种情况下，适当增强权利要求的公示作用有利于平衡专利权人和公众之间的利益。同放弃多余指定原则 ，加强禁止反悔原则一样，引入捐献原则无疑将增强权利要求的公示作用。

捐献原则的引入，权利要求公示作用的增强也使得我国的专利制度与以美国为代表的国际专利制度的发展趋势更加协调，增加了外国人对我国专利制度的可预期性。

但是，我们也应该认识到捐献原则可能带来的负面影响。首先，一直以来，等同原则在我国的司法实践中得到了比较广泛的应用，对有效保护专利权人的利益，对我国专利保护的国际形象起到了不可忽视的作用。捐献原则的引入连同禁止反悔原则的加强无疑将大大降低等同原则的作用，削弱对专利权的保护，使我国刚刚在国际社会中建立起来的积极保护专利权的形象受到一定程度的影响。其次，一直以来，申请人在撰写说明书时往往尽可能多写实施方式。引入捐献原则后，申请人很可能尽可能少地公开发明的内容。这与专利法的有利于发明创造的推广应用的立法宗旨是相左的，与国家知识产权战略提出的建立创新型国家的战略目标 也不太合拍。再次，近年来，对专利申请的审查越来越严格，例如，对主动修改的时机的要求，对修改是否超范围的审查，对提交分案的期限的限制，对由软件实现的申请的审查等等，而与此同时，对专利权的行使却设置了越来越多的限制。在这种情况下，再设一个限制是否会影响申请人提交专利申请、行使专利权的积极性呢?

因此，笔者认为，在现阶段，在适用捐献原则时应采取比较慎重的态度，可以考虑借鉴美国的做法，规定适当的限制条件。首先，只有说明书中对相关主题有具体的描述时，才可适用捐献原则。如果只有概括性的描述，原则上不可适用。其次，如果申请人原始提交的权利要求或者在随后修改的权利要求(不管是否被审查员接受)覆盖了相关主题，就意味着申请人并不想将该主题捐献给公众，因而也就不能适用捐献原则。这看似增加了公众的负担--要确定相关主题是否被捐献不但要看授权文本还要查阅审查案卷，实则不然，事实上，即使没有这个限制条件，也不能仅仅依据授权文本确定相关主题是否被捐献，因为在本专利中没有保护的主题很可能在与本专利相关的其他专利中被保护。

值得指出的是，捐献原则只适用于等同侵权，不适用于字面侵权。在专利侵权判定中，解释权利要求的保护范围时，常常要参考说明书记载的内容。实践中会出现这样的情况：权利要求中记载的特征A只能解释成说明书中记载的特征B，而被控侵权产品使用的正是特征B。这时，不能引用捐献原则以特征B在权利要求中没有文字记载为由认定不构成侵权。

正如上文指出的那样，一直以来，申请人往往会在说明书中公开尽可能多的实施方式，这样做的目的主要有四个。第一，专利法要求权利要求应当得到说明书的支持，当使用上位概念或功能性特征来撰写权利要求时，一般情况下，需要多个实施方式来支持这样的权利要求。第二，在审查过程中，审查员可能会检索出更相关的现有技术文献，使得原权利要求限定的主题失去新颖性或创造性，这时，需要基于说明书中描述的其他实施方式来修改或重新撰写权利要求。第三，在审查过程中，申请人自己的产品或者竞争对手的产品可能会出现新的变化，而变化后的产品不能被原权利要求所覆盖，这时，需要对权利要求进行修改。显然，说明书中描述的内容越多，修改的空间就越大。第四，在侵权诉讼中，当法官判定是否构成等同侵权时，要判断被控侵权产品中的某个特征与专利权利要求中的相应特征是否以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，而且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到这个特征。显然，如果这个特征在专利说明书中描述过，是很容易被认定为构成等同侵权的。

引入捐献原则后，申请人的上述做法需要做出适当的调整，以尽可能避免对自己本来有用或者将来可能有用的实施方式被捐献。具体来说，可以考虑以下几种撰写策略：