关于专利侵权认定中的“禁止反悔原则”思维导图

一

所谓禁止反悔原则，是指专利权人在专利申请文件中或申请人与专利局之间的来往信函中，已经确认为已有技术或明确表示放弃请求的保护技术内容，在以后的指 控第三人侵权时不得反悔。如果专利权人在专利侵权诉讼中反悔，将其已经认为不属于其权利要求保护的技术内容扩大解释为属于其专利保护范围，受诉法院将不予 支持。禁止反悔原则是专利侵权诉讼中的一项重要原则，它是民法中的诚实信用原则在专利法中的体现。

禁止反悔原则是国际上的通行原则。在美国和英国，该原则是衡平法上的保护手段，法院在进行专利侵权判断时，不允许专利权人将专利保护范围扩大到其在审批 程序中为取得专利而放弃的保护内容。例如，在1980年8月的达纳上诉案中，美国联邦巡回上诉法院有如下解释：当专利权人通过自己的行为主动地向侵权人表 示或通过使对方产生错觉的沉默使其相信自己的商业行为将不会受到专利权的干扰，并且该侵权人依赖这种表示继续自己的业务或扩大自己的业务，则此时便产生了 衡平法上的禁止反悔。该原则使得专利权人无权追回诉讼前的一切经济损失，也不能取得诉讼后产生的任何经济赔偿和其他救济措施，因此，一旦禁止反悔的辩护成 立，专利权人便会彻底败诉(Dana Corp.V.American preciscon CO.et al 221 USPQ 1098)。日本、德国等都作了类似规定并在司法实践中加以运用。

关于专利权人对哪些内容不得反悔，不同的国家有不同的规定，理论界也存 在着分歧。在美国，审理时不仅要注意专利申请人在争辩或修改时所放弃的权利范围，还会注意其所放弃的原因，如果放弃的范围不涉及现有技术所披露的内容或放 弃该范围是基于除权利要求缺乏新颖性或非显而易见性以外的其他理由(如权利要求不清楚)，则不能以此原则来阻止将权利解释到合理的范围;在德国，法院除要 参考有关专利在德国专利局的审查资料，还要参考联邦专利法院无效程序的审查资料;而日本法院认为，专利权是实施专利发明的专有权，其权利范围与专利发明的技术范围相同，专利发明的技术范围是根据说明书中记载的权利要求来确定的，在实际判例中，既有根据申请人在审查过程中的陈述，也有根据专利说明书禁止反悔的。理论界有人主张侵权判断应严格以权利要求为准，而专利权人在审批程序中认可、承诺、放弃的技术内容，只要来反映在权利要求书中，就不应该认定;还有人主张专利权人主动对被告所作的明示或默示的不追究其侵权责任的意思表示亦不得反悔。

二

我国民法通则规 定，诚实信用是民事活动的基本原则，在民事活动中禁止当事人反悔，反悔者应承担不利的法律后果。在专利侵权诉讼中也普遍采用此原则。如果专利权人在其专利 审批过程中，通过专利申请文件或中间文件，认可、承诺、澄清或放弃的内容，例如专利权人已经确认为已有技术的内容或明确表示不属于其权利要求的技术特征， 或放弃请求保护的技术内容，则这些内容只要记录在案，就不得反悔。下面以一个典型案例对此予以说明。

原告1985年4月23日向中国专利 局申请变色笔发明专利，1989年6月7日授予发明专利权。该专利的独立权要求为：一种涉及变色的书写工具的变色笔，由笔杆、能容纳彩色液体的笔芯和数支 笔尖同笔芯相通的笔尖所组成，其特征在于所述数支笔尖集中固定装在一支笔头上，使笔尖之间靠近又互不接触，而与所述的笔尖相通的容纳各色液体而又互不混流 的笔芯也是固定地装在笔杆之中。专利局对原告的发明专利申请进行实质审查过程中，1986年8月27日，原告向专利局审查员递交的函件中称：原告申请的变 色笔与专利局1986年2月5日公告的实用新型专利“一种多头笔”有本质的区别，原告发明变色笔的目的和功能是变色笔能使两只相邻的笔尖双双着纸而使两种 颜色重合成一种新的色彩，而多头笔写出的字迹的颜色是固定的标准色。1990年间，被告生产多色水笔，该产品由笔杆、笔座、笔芯组成，笔杆内数根储水芯， 储水芯一端与笔芯接触，笔芯另一端为笔尖，笔尖互不接触，笔尖之间由粘胶物填充间隙和互相固定。

法院经审理认为，法律保护专利权人的发明 创造，其保护范围以专利权人为实现发明目的而完成的技术方案及其体现在专利要求书中的内容为限。原告的权利要求书、说明书和向专利局递交的函件反映了其发 明的必要技术特征和保护范围，被告生产的多头笔产品，因笔尖的排列方式同原告的发明不同，不能使笔尖双双着纸而使两种颜色重叠形成新的色彩，已被原告列为 已有技术排除在其专利保护范围之外，因此被告生产的多色水笔及其转让该技术的行为不构成对原告发明专利权的侵犯。

本案体现了专利诉讼中的 禁止反悔原则。一般来说，原告的专利说明书、权利要求书以及向专利局呈递的函件充分反映了专利权人发明创造的必要技术特征和技术范围，在以后指控第三人侵 权时不得对此反悔，即在认定专利权保护范围以及是否构成侵权时，专利权人对权利要求的解释应当一致，不能为了获得专利权而在专利申请、审查过程中对权利要 求作较窄解释，专利权人不论在专利申请时还是在专利审查期间对专利文件的修改所作出的认可或放弃，在以后的侵权诉讼中不得反悔。

可以认为，禁止反渗原则适用于以下情况：

禁止反悔原则是专利侵权诉讼中十分重要的审查原则，但在诉讼中，法院并没有审查专利档案的义务，只是对某些案件法院认为有必要时，才主动审查，因此，在此方面的举证责任，主要由被告承担。

三

虽然我国在司法实践上采纳了禁止反悔原则，但在立法中尚未确立该原则。作为一个成文法国家，以法律明确对此加以规定，对完善我国的专利立法和规范司法工作都是十分必要的。在专利法的第二次修改中，应当考虑对禁止反悔以及其他审查原则进行规制。

在司法实践中，人民法院在审理专利侵权案时，既要充分认识到该原则的重要意义，又不能在运用中过于机械化或绝对化。专利权人所作的不涉及权利要求实质内 容的说明、解释，应当允许其反悔。对禁止反悔的内容应适度掌握，不应太宽，也不应太窄，处理好专利权人与其他人的利益平衡关系。把握这一点需要在理论上进 行深入探讨，在实践中注意积累经验。

禁止反悔原则对于专利权人及其代理人来说也是十分重要的。只有了解这一原则，才能认识到其针对专利所作的各种要求、说明、解释等都关系到专利权的保护范围，影响到专利的效力，并且在以后的诉讼中不得反悔，因此，在有关的实务工作中应予以谨慎对待。

【作者介绍】北京大学法律系

注释与参考文献

《知识产权保护与应用全书》，改革出版社。

《美国专利及商标保护》，专利文献出版社。

《中国专利与商标》，1996年第3期，1998年第3期。

《上海法院知识产权案例精析》，人民法院出版社。