专利转让人如何规避风险思维导图

目前人们对专利的认识还普遍存有权威的夸大认识和轻信的盲从心理，首先有必要廊清一些有关专利的认识。

有些专利技术由于产品更新换代周期短，在授予专利权后很快趋于淘汰;专利技术的创造性审查是与申请日前的现有技术相比具有“非显而易见性”，弱化了对技术效果的进步性审查。

一是世界各国多采用“先申请制”原则，申请人可就实验室阶段的技术方案提出申请，而审查员则依据申请文件进行审查，不可能预知专利技术在产业化过程中遇到的具体问题。二是申请人也会出于技术保密的需要，可能在某个技术环节上有所保留，只要不影响所属领域技术人员的实施即可。这样，专利技术未必是最优的。

专利权具有地域性和时限性：前者体现国家主权独立原则，在申请国依据所在国的法律合法获得的专利权，不能自动延伸到第三国(欧洲专利除外)；后者体现专利制度公平原则，“以公开换保护”就要求为保护社会公众利益，给专利权人设定一个合理的保护期限。专利权人只有在所在国的法律规定的保护期限内缴纳维持费，才能维系专利权在所在国有效。此外，社会公众还享有请求专利权无效的权利。

《最高人民法院关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》区分了专利权的三种情况以分别对待：一是先后两个专利的发明点不同，即技术性有着本质的区别，不构成侵权；二是在后专利对在先专利的改进或者改良，属于从属专利，未经在先专利权人许可而实施，应构成侵权；三是因实用新型专利未经实质审查，实施重复授权的在后专利也构成侵权。

实用新型仅保护产品的宏观形状、构造或者其结合的技术方案，在创造性审查中也不考虑“未带来产品在形状、构造或者其结合上发生变化”的材料特征和方法特征，较发明的保护主题窄、保护期限短，但因其创造性标准较低、不经实质审查可较快授权，未来一段时间内还将继续存在并发挥积极作用。

专利权是一种财产权，专利权人有权处置其专利权，将其转让或许可他人。受让人所面临的法律风险主要来自一些专利权人在专利交易中存在的欺诈行为，其认定有两个要件：(1)欺诈的故意；(2)欺诈的具体行为。如一些专利权人恶意利用专利授权程序，将明知不应获得专利权的专利进行申请，或者在申请过程中采取不正当手段获得了专利权，在获得授权后故意隐瞒事实真相、并出于营利的目的将其专利进行交易的行为。滥用专利授权的行为有别于滥用专利权的行为：在专利权的效力上，前者的专利权在授权中存在瑕疵，本应无效，后者的专利权在授权程序上不存在瑕疵，故有效；在行为后果上，前者的专利权应被宣告无效，而后者的专利权应不予保护。

专利交易中由于存在着诸多风险，受让人在专利交易前应澄清对专利的模糊认识，防范专利权人的欺诈行为，全面评估以规避风险。

有三层含义，一是查询专利法律状态，明确专利权在目前阶段是否有效；二是检索专利是否有被无效的风险，评估专利转让过程中的有效性；三是检索专利是否有侵权的风险，评估专利实施过程中的有效性，若存在权利冲突，可主动协商以期达成相互许可协议。

专利的价值主要以未来经济收益(指因使用或转让专利权而产生的期望收益)为评估基础，其评估应以专利的有效性为前提，从法律角度至少应从如下方面考虑：(1)法定时限，越临近进入公有技术领域的法定时限，其价值就越低；(2)保护范围，依据权利要求确定、由说明书进行解释的专利权的保护范围越窄，其价值也就越低；(3)其他资料：专利技术一般还额外需要专利权人提供的工艺流程、工程图纸等详尽资料来辅助实施，同时在先使用权可作为专利侵权的抗辩理由，真实完整的研发、生产记录也应能一并交付。

针对包括专利权在内的工业产权的出资转让，我国现阶段法律法规，涉及的有专利法第十条三款，公司法二十四条、二十五条和八十条、八十二条，《中外合资经营企业法实施条例》第二十二条、二十五条、二十六条等，规定了在公平协商的原则下，针对自然人、有限责任公司、股份有限公司、合资经营企业等客体，规定了专利转让涉及的登记公告、作价评估、最高出资比例等，保证专利交易当事人的合法利益。

在转让合同中，受让人可明确专利权人应对专利权的效力承担瑕疵担保责任，即专利权人保证其专利不侵犯他人合法的在先权利，保证申请过程中未实施任何不当行为，并保证该专利符合专利法的授权条件。受让人还可明确专利转让费用的支付是以专利权的有效为前提，无效专利应返还转让费用，支付方式可为分期以及提成支付。

一是该机制具有前瞻性，可提早发现侵权行为的发生，及时给出对策，可通过协商或无效突破专利壁垒，以避免被起诉后的准备不周、应诉中的抗辩不力，占据主动；二是该机制具有导向性，可确定现有有效的专利技术在企业从事的技术领域内留下的空白或软肋地带，结合市场需求引导企业自主研发的方向，以降低企业在专利纠纷中的事务支出，与业内同行共谋发展；三是该机制具有战略性，可通过分析为企业的进一步发展献计献策，运用各种专利战略、策略，通过专利布局来实现专利权利益的最大化。

[1]《中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例》 第二十二条

[2]《最高人民法院关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》