商业成功对创造性判断的影响思维导图

案 例

2003年3月7日，国家知识产权局专利复审委员会作出第4880号无效宣告请求审查决定，该决定涉及2001年10月24日授权公告、名称为“按用户要求在电冰箱外表面装饰画面的方法”的991003990．X号发明专利，其申请日为1999年1月28日。

被请求人不服专利复审委员会作出的上述无效宣告审查决定，向一审法院提起诉讼。在起诉状中，原告提交了证据1至5来证明本专利获得了商业上的成功，具有创造性。证据1至5分别为：

一审法院经过审理后认可了无效决定中对权利要求创造性审查的认定，认为权利要求相对于附件6不具有创造性。另外，还认为，“商业上获得成功只是判断创造性的条件之一，在技术方案本身相对于对比文件不具有创造性的情况下，仅根据相关产品在商业上的成功并不能认定技术方案具备创造性”。

被请求人不服一审判决，提起上诉，主要理由为：专利复审委员会和一审法院没有用本专利说明书及附图来解释本专利的权利要求，有失公允；一审判决判断创造性的方法错误，没有对权利要求进行整体评价；本专利在商业上取得的成功进一步证明了本专利具有创造性。

就商业成功的问题，二审法院在查明案件事实后认为，“商业成功只是评判创造性的一项参考因素，而非唯一依据，况且被请求人也未举证说明本发明取得了商业上的成功。”二审法院最终维持了一审判决和第4880号无效决定。案例评析

本案主要涉及两个重要问题，一是如何看待权利要求主题“一种按用户要求在电冰箱外表面装饰不同画面的方法”中“按用户要求”的限定对创造性评价的影响，二是商业成功对创造性判定的影响，这里仅对第二点进行评述。

专利审查指南第二部分第56页规定：“当发明的产品在商业上获得成功时，如果这种成功是由于发明的技术特征直接导致的，则一方面反映了发明具有有益效果，同时也说明了发明是非显而易见的，因而这类发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。但是，如果商业上的成功是由于其他原因所致，例如由于销售策略的改进或者广告宣传造成的，则不能作为判断创造性的依据。”可见，创造性判定中所说的商业成功与一般商业成功的含义不同，只有那些由于发明的技术特征所导致的商业成功才是创造性判定辅助性审查基准中所说的商业成功，才能基于此考虑权利要求的创造性。

本案中，被请求人提出证据1至5只能证明其所指控的侵权产品——伊莱克斯的“自选冰箱”被伊莱克斯作为重点进行宣传，并且“新产品的比例占到了销售额的60％″，但是该证明体系尚存以下几个缺陷：其一，受到宣传的是“自选冰箱”这样一种产品，而本专利是一方法专利，“自选冰箱”是否采用了本专利方法，没能得到足够证明；其二，伊莱克斯将“自选冰箱”作为重点推广的产品并不能说明该产品取得了商业上的成功，尽管谈到新产品的销售额占到60％，但是新产品并不只包含“自选冰箱”，“自选冰箱”在新产品中所占比例也不清楚，并且销售额的比例高尽管有助于证明商业上成功，但是并不能简单地和商业成功画上等号；其三，未能证明“自选冰箱”的高销售额是采用了本专利权利要求所限定的方法所导致。所以证据1至5并不能证明本发明产品获得了专利法意义上的商业成功。

但是如果被请求人提供的证据足以证明本专利的产品获得了专利法意义上的商业成功，那么是否本发明就具有创造性了呢？这实质上涉及到商业成功与创造性的关系。

采用“三步法”对权利要求的创造性进行判断，当难以对权利要求是否具有显而易见性作出判断时，应专利权人的请求，方考虑发明的产品是否获得了商业上的成功。一般情况下，产品获得了商业上的成功，并且该成功是由于发明的技术特征直接导致的，则权利要求具有创造性。

本案一审判决中写到：“商业上获得成功只是判断创造性的条件之一，在技术方案本身相对于对比文件不具有创造性的情况下，仅根据相关产品在商业上的成功并不能认定技术方案具备创造性。”二审判决写到：“商业成功只是评判创造性的一项参考因素，而非唯一依据。”实际审查过程中，审查员往往是首先通过“三步法”来评价创造性，在通过“三步法”难以确定创造性时应当事人的请求才会考虑商业成功的因素，在此意义上，商业成功的因素是放在第二位考虑的。对此，美国一本较权威的案例书（Principles of Patent law－Cases and Materials，Second edition，university casebook series）中也有表述，商业成功是判断创造性时的一个因素，但是该因素是第二位的，次要的（secondary consideration）。商业成功由于其间接证明的特性而只对非显而易见性起到较弱的指示；其效力依赖于一长串的推论，而这些推论中的环节又经常受到质疑（参见该书第606页）。某些特殊情况下，由于掌握现有技术的人当时因各种原因未能将该现有技术的产品商品化，此时即使发明产品获得了商业成功，也不必然具有创造性。本案中需注意的是，本专利是方法发明，不能反推出，如果采用方法发明获得的产品获得商业上的成功，该方法发明就具有创造性。

一般而言，证明发明的产品获得了专利法意义上的商业成功分两步，第一步是证明发明的产品获得了商业上的成功，第二步是证明这种商业上的成功是由发明的技术特征所直接导致。第一步的证明比较容易，被请求人可以通过举出财务报表、销售合同、国家权威部门的统计数据，甚至报刊杂志的报道来证明发明的产品获得了商业上的成功。但是第二步的证明却非常困难，这直接导致了商业成功对创造性判断的影响在实践中十分有限。

另外，需要注意的是，尽管现行专利审查指南由于诸种原因将商业成功规定为创造性辅助性审查基准。但是，从该规定中“商业成功使得发明具有突出的实质性特点和显著的进步”的措辞来看，其实这里的审查基准和专利审查指南第二部分第四章3．2中规定的创造性审查基准是一致的，都是指突出的实质性特点和显著的进步。所以将商业成功作为辅助性审查基准并不是一种严谨的提法，它不应该和突出的实质性特点和显著的进步这一审查基准放在同一序位。确切地讲，商业成功是判定发明是否符合审查基准的一种考虑因素。（张汉国）