权利要求的保护范围影响新颖性判断思维导图

国家知识产权具专利复审委员会作出的第8535号复审请求审查决定涉及申请日为2002年3月2日、发明名称为“四体活塞一心弧线往复式内燃机”的02106363.X号发明专利申请。

国家知识产权局专利局在实质审查过程中曾发出审查意见通知书，指出该申请权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定。针对该审查意见通知书，申请人提交了意见陈述书，其认为该申请与对比文件存在区别，因此具备新颖性，但未修改权利要求书。

随后专利局以该权利要求1不符合专利法第22条第2款规定为由驳回该发明专利申请。该驳回决定针对的权利要求书包括1项权利要求，其为：“四体活塞一心弧线往复式内燃机，其特征在于：活塞（6、8、11、13）的形状如同从圆环上截取的一段，气缸（5、9、10、14）的形状如同从空心的圆环上截取的较长的一段，活塞（6、8、11、13）通过T字桥（7、12）与心轴（1）固定连接，以心轴（1）为中心，活塞（6、8、11、13）在配对的气缸（5、9、10、14）内作弧线往复运动。”驳回决定引用了一篇对比文件。

针对上述驳回决定，申请人（下称复审请求人）向专利复审委员会提出复审请求，理由是本申请的技术方案具备新颖性，符合专利法第22条第2款的规定。复审请求人在提交复审请求时仍未修改权利要求书。专利复审委员会受理了该复审请求，并依法成立合议组，对本案进行审查。随后该案合议组向复审请求人发出复审通知书，其中指出权利要求1相对于对比文件1不具备新颖性。根据专利法第56条的规定，发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，而目前撰写的权利要求1并未包含使其具备新颖性的技术特征，因此不符合专利法第22条第2款的规定。

针对上述复审通知书，复审请求人提交了意见陈述书，论述了本发明与对比文件1的区别，但是仍然坚持不修改权利要求。后专利复审委员会作出第8535号复审请求审查决定，驳回复审请求，维持了专利局的驳回决定。理由是：对比文件1公开了一种四体活塞一心弧线往复式内燃机，活塞（130）的形状如同从圆环上截取的一段，气缸（160）的形状如同从空心的圆环上截取的一段，活塞通过T字桥（110，115）与心轴固定连接，以心轴为中心，活塞在配对的气缸内作弧线运动。

由此可见，对比文件1已经公开了本申请权利要求1的全部技术特征，且对比文件1所公开的技术方案与权利要求1请求保护的技术方案属于同一技术领域，并能产生相同的技术效果。合议组认为，按照复审请求人目前撰写的权利要求1，其相对于对比文件1披露的技术方案不具备新颖性。

复审请求人在意见陈述书中认为，本申请与对比文件1存在如下区别：（1）一心；（2）四个活塞呈一体；（3）四个活塞作同步运动；（4）四个气缸；（5）对外输出结构；（6）四冲程。对于上述观点，合议组认为：根据原说明书的记载和复审请求人的意见陈述，区别（1）所述的“一心”实质上是指一个旋转中心，对比文件1公开的内燃机其四个活塞也通过T字桥、心轴连接在一起围绕同一个旋转中心转动，因此特征“一心”已经被对比文件1公开，区别（1）并不成立。至于区别（2）至（6）并未记载于目前撰写的权利要求中。按照专利法第56条之规定，合议组对请求人的上述观点不予支持。

案例评析

专利法第56条第1款规定：发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求。该条款是关于如何确定发明和实用新型专利权保护范围的规定。专利权是一种无形财产，其权利客体不像一般有形财产那样容易清楚地界定，这是专利权的一个显著特点。为此各国专利制度都设计了权利要求书这样一种特殊的法律文件来解决这一问题。权利要求书以简洁的文字来定义受专利保护的技术方案，向公众表明构成发明或实用新型的技术方案包括那些技术特征，从而为公众和司法机关判断什么是受到专利保护的技术方案提供了基准。如果他人实施的行为包含了一项权利要求中记载的全部技术特征，就落入了该专利权的保护范围之内，构成了侵犯专利权的行为。如果没有包含一项权利要求的全部技术特征，则不应当受到该项专利权的限制。从获得尽可能大的保护范围出发，申请人或专利权人总是希望其权利要求中记载的技术特征越少越好。但是，一项权利要求记载的技术特征越少，就越容易与现有技术相同，也就越容易不符合新颖性和创造性的要求。这是一对相互制约的矛盾。专利法一方面规定授予专利权的发明和实用型必须具备新颖性和创造性，另一方面规定专利权的保护范围以权利要求的内容为准，就是为了在矛盾的双方谋求一种平衡，兼顾专利权人和社会公众的利益。既然权利要求书确定了专利权的保护范围，判断新颖性和创造性当然也以权利要求表达的技术方案为准。

在本案中，合议组是将权利要求与对比文件公开的技术内容相对比，得出本申请权利要求不具备新颖性的结论。而申请人坚持不修改权利要求，却一再将本申请说明书中公开的技术方案与对比文件作比较，认为本申请的技术方案与对比文件公开的技术方案相比存在诸多区别技术特征，试图推翻合议组的结论。如前所述，对权利要求新颖性的评价以权利要求记载的特征为准，而不是以说明书记载的内容为准。事实上，说明书往往内容庞杂，以它为基准也很难对新颖性和创造性作出评价。合议组通过复审通知书告之了请求人关于专利法第56条的相关规定，在请求人仍坚持不修改权利要求的前提下，最终以本申请权利要求不具备新颖性维持了专利局的驳回决定。

在专利复审委员会作出第8535号复审决定之后，请求人不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。北京市第一中级人民法院一审判决维持了第8535号复审决定。一审判决现已生效。此案例对申请人撰写权利要求书有一定启示。申请人在谋求最大的保护范围时，也要注意是否囊括了现有技术。如果一味追求过大的保护范围，导致权利要求不具备新颖性或创造性，即使说明书记载的技术方案与现有技术不同甚至具有突出的实质性特点和显著的进步，也不能获得授权，给申请人留下遗憾。(知识产权报张娅)