“科学发现”、“撰写方式”与获得发明专利授权的可能性研究试评“一种防近视书簿”专思维导图

现行有效的专利权利要求书记载内容如下：

根据《审查指南》第二部分第二章3.1对权利要求的类型的规定，按照性质划分，权利要求有两种基本类型，即物的权利要求和活动的权利要求，属于物的权利要求有物品、物质、材料、工具、装置、设备等权利要求;属于活动的权利要求有制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法以及将产品用于特定用途的方法等权利要求。通常情况下，在确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有特征均应当予以考虑，而每一个特征的实际限定作用应当最终体现在该权利要求所要求保护的主题上。

显然，该专利权利要求类型应当属于物的权利要求，保护范围主要是以其权利要求的内容为准，即“一种练习本，其特征在于：其制作采用黄色纸张，该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光。”

至于主题名称中所述的“一种防近视书簿”与独立权利要求中的主题名称“一种练习本”之间的区别，应当考虑申请人(专利权人)在答复审查意见通知书中的修改，当然主题名称的差别造成在无效或者侵权诉讼中的权利要求内容的不同。《审查指南》第二部分第二章3.2.2规定，权利要求书应当清楚，一是指每一项权利要求应当清楚，二是指构成权利要求书的所有权利要求作为一个整体也应当清楚。首先，每项权利要求的类型应当清楚。权利要求的主题名称应当能够清楚地表明该权利要求的类型是产品权利要求还是方法权利要求。 其次，每项权利要求所确定的保护范围应当清楚。《审查指南》第一部分第一章4.1.1规定：请求书中的发明名称和说明书中的发明名称应当一致。发明名称应当简短、准确地表明发明专利申请要求保护的主题和类型。通过分析可见，发明名称“一种防近视书簿”与说明书的发明名称是一致的。那么需要考察发明名称与权利要求书的中的主题名称的不一致的原因和解决途径，即究竟应当以何为准判定后续程序中的“侵权”诉讼、“无效程序”?《审查指南》第二部分第八章的规定，修改，主要有两种情况，一种是针对权利要求书、说明书中本身存在的不符合专利法及其实施细则规定的缺陷作出的修改，另一种是根据修改后的权利要求书、说明书作出的适应性修改，上述两种修改只要不超出原说明书和权利要求书记载的范围，则都是允许的。另外，对于申请文件中个别文字、标记的修改或者增删及对发明名称或者摘要的明显错误，审查员可以依职权予以修改，并通知申请人。此时，应当使用钢笔、签字笔或者圆珠笔作出清楚明显的修改，而不得使用铅笔进行修改。因此，在出现发明名称与权利要求书的中的主题名称的不一致的情况下，笔者认为，应当以权利要求书为准判定后续程序中的“侵权”诉讼、“无效程序”中专利权的保护范围，这也符合专利法第56条的立法本意。因此，本案中所涉专利的保护范围即是：“一种练习本，其特征在于：其制作采用黄色纸张，该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光。”而不应当将“防近视”的特征擅自加入到权利要求中。

一种练习本，其特征在于：其制作采用黄色纸张，该黄色纸张的反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光。”

显然该专利的保护范围即黄色纸张制成的练习本，其中“反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光”仅仅是黄色练习本的特征的具体细化，对练习本的特征没有限定作用。对本领与普通技术人员而言，黄色纸张的波长范围应是“550—600纳米”，因此权利人将“反射550-610纳米内的色光”均写入权利要求中的目的显然是扩大了黄色的范围，由于人可能对颜色产生的感官、心理感受的差异，既有可能认为是黄色，也有可能认定为其他颜色，所以在此不追究权利要求书“不清楚、无法实现的”可能性。复审委第“WX6487号”无效宣告决定书人为“首先，不同的观察者对颜色的分辩或界定是有差异的;其次，单色光的色调由该色光的波长决定，而复色光与组成该光的比例有关。物体的表面色是在一定光源照明下，由这个物体表面所反射的光谱能量的比例来决定，一般用反射光的主波长表示物体色的色调。黄色纸张不可能反射出单纯的黄色光，而是复色光，不能简单地将有色纸张反射光波的波长范围与单色光的波长范围相比来确定其色调。根据本专利的说明书，本专利针对现行白色书簿存在诱发近视的问题，提出了用黄色纸张制作练习本的技术方案。众所周知，黄色纸张在日光中反射了红波段和绿波段的光线，吸收了蓝波段的光线，本领域普通技术人员根据说明书的描述能够实现本专利的技术方案。”因此“反射光波频谱为波长550-610纳米内的色光”的黄色纸张仅仅是“黄色纸张”的特性而已，也并不是权利人的科学发现，是本领域普通技术人员的公知技术常识。

显然，本专利所授权的“黄色纸张构成的练习本”相对于现有技术而言没有“新颖性”。因为从古至今，特别是自造纸术以来，出现的黄色纸张制成的书籍、纸张、书簿、练习册、练习本比比皆是。例如1957年5月在陕西省西安市灞桥出土的古纸经过科学分析鉴定，为西汉麻纸，年代不晚于公元前118年。1973年在甘肃居延肩水金关发现了不晚于公元前52年的两块麻纸，暗黄色，质地较粗糙;从敦煌石室和新疆沙碛出土的公元三到六世纪所造出的古纸来看，纸质纤维交结匀细，外观洁白，表面平滑，可谓“妍妙辉光”。公元六世纪的贾思勰还在《齐民要术》中，专门有两篇记载了造纸原料楮皮的处理和染黄纸的技术。同时，造纸术传到我国近邻朝鲜和越南，这是造纸术外传的开始;《中华印刷通史》记载的“西安灞桥纸是西汉武帝(前140-87年)时期的遗物，为纤维素较多、交织不匀的浅黄色薄纸碎片，经化验，确系麻类纤维所造。纸质粗糙，没有字，用来包裹随葬铜镜”也表明了这一点。那么只要无效宣告请求人寻找“黄色纸张”制成的练习本之类的证据即可将其无效掉，当然一定要避免出现上述两请求人在提交证据中出现的“关联性”、“真实性”、“合法性”，仅仅提供“没有经过公证的网络证据”、已经因年代久远而变黄的纸张都不会得到复审委的支持。在此需要注意的是：复审委审理无效案件对证据链条的要求完全不亚于甚至高于普通民事诉讼的证据要求，如果仅仅以“普通民事诉讼”中所提交的证据要求为基准，那么在无效宣告中得不到复审委的支持是可以理解的了。

审查指南第二部分第一章第4.1节中规定：“科学发现，是指对自然界中客观存在的物质、现象、变化过程及其特性和规律的揭示。科学理论是对自然界认识的总结，是更为广义的发现。它们都属于人们认识的延伸。这些被认识的物质、现象、过程、特性和规律不同于改造客观世界的技术方案，不是专利法意义上的发明创造，因此不能被授予专利权。例如，发现卤化银在光照下有感光特性，这种发现不能被授予专利权，但是根据这种发现制造出的感光胶片以及此感光胶片的制造方法则可以被授予专利权。”

由此可见，如果将“卤化银在光照下有感光特性”这一科学发现申请为专利的话，需要在撰写方式上有所注意，如果按照下属方式撰写，即：一种能够(用于)感光的卤化银，其特征在于……那么，由于卤化银本身(用途限定的产品权利要求，最终落脚点应该是产品)不具有新颖性(能够或者用于感光的特性对卤化银本身不会产生实质性影响)，则该专利是得不到授权的。

如果采用另一种方式撰写，即：一种感光胶片，其特征在于由卤化银制成……由于感光胶片是利用了科学发现揭示的自然规律制成的，对于现有技术而言，应当是具有新颖性的开创性发明，那么具有专利性。

具体到本案中，如果认定“黄色纸张因对光波的选择吸收作用只反射出特定频谱的色光，从而消除致害的环境因素，创造一个安全舒适的视觉环境，达到预防近视的目的”属于科学发现的范畴的话，将权利要求书撰写成：“一种防近视练习本，其特征在于采用黄色纸张制作……”那么应当属于可授予专利权的形式;但是如果撰写方式发生改变，即：“一种防近视的黄色纸张，其特征在于……”那么本身应该是没有新颖性的，不具有授予专利权的条件。复审委合议组也采用了这种认定方式，在决定号为“WX9918”的无效宣告审查决定中认定“本专利请求保护一种练习本，该练习本具有防近视的功能，本专利是利用专利权人发现的在一定频谱范围内的黄色纸张的反射光相对安全舒适来防治近视，因此本发明是利用科学发现所制成的产品，其是可以获得专利保护的。”

在此，笔者同意复审委的观点，至于卤化银制成“感光胶片”、黄色纸张制成“练习本”的创造性在所不论。

“一种防近视的练习本”的权利要求仍应当归入产品权利要求，并且属于包含“用途特征的产品权利要求”，按照《审查指南》第二部分第二章3.1的规定，对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求，其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。例如，主题名称为“用于钢水浇铸的模具”的权利要求，其中“用于钢水浇铸”的用途对主题“模具”具有限定作用;对于“一种用于冰块成型的塑料模盒”，因其熔点远低于“用于钢水浇铸的模具”的熔点，不可能用于钢水浇铸，故不在上述权利要求的保护范围内。然而，如果“用于……”的限定对所要求保护的产品或设备本身没有带来影响，只是对产品或设备的用途或使用方式的描述，则其对产品或设备例如是否具有新颖性、创造性的判断不起作用。例如， “用于……的化合物X”，如果其中“用于……”对化合物X本身没有带来任何影响，则在判断该化合物X是否具有新颖性、创造性时，其中的用途限定不起作用。如果该用途由产品本身固有的特性决定，而且用途特征没有暗示产品在结构和/或组成上发生改变，则该用途不予考虑，如果该用途暗示了产品具有特定的结构和/或组成，即该用途表明产品结构和/或组成发生改变，则该用途作为产品的结构和或组成的限定特征必须予以考虑。

《审查指南》第二部分第四章4.5规定：已知产品的新用途发明，是指将已知产品用于新的目的的发明。在进行已知产品新用途发明的创造性判断时通常需要考虑：新用途与现有用途技术领域的远近、新用途所带来的技术效果等。(1)如果新的用途仅仅是使用了已知材料的已知的性质，则该用途发明不具备创造性。(2)如果新的用途是利用了已知产品新发现的性质，并且产生了预料不到的技术效果，则这种用途发明具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。例如：将作为木材杀菌剂的五氯酚制剂用作除草剂而取得了预料不到的技术效果，该用途发明具备创造性。

显然如果将黄色纸张作为防近视的“练习本”(已知产品的“新用途”)取得了意料不到的技术效果(本案的防近视练习本的市场应用现状已经证明取得了意料不到的技术效果)，该用途发明具有创造性。

一种新产品的用途发明由于该产品是新的而自然具有新颖性。一种已知产品不能因为提出了某一新的应用而被认为是一种新的产品。例如，产品X作为洗涤剂是已知的，那么一种用作增塑剂的产品X不具有新颖性。

至于本案中的“防近视练习本”而言，不能因为已知产品“练习本”提出了新的应用即“防近视”而被认定为一种新的产品。

但是《审查指南》第二部分第十章5.4规定：如果一项已知产品的新用途本身是一项发明，则已知产品不能破坏该新用途的新颖性。这样的用途发明属于使用方法发明，因为发明的实质不在于产品本身，而在于如何去使用它。例如，上述原先作为洗涤剂的产品X，后来有人研究发现将它配以某种添加剂后能作为增塑剂用。那么如何配制、选择什么添加剂、配比多少等就是使用方法的技术特征。这时，审查员应当评价该使用方法本身是否具备新颖性，而不能凭产品X是已知的认定该使用方法不具备新颖性。

因此，在本案中作为用途发明而言的练习本权利要求时刻以具有新颖性的，即“一种练习本作为防近视的应用，其特征在于……”这种撰写方式为其获得新颖性提供了方便。

总之，无论是一件产品发明、方法发明还是用途发明，需要根据发明创造本身的不同性质、特点，选择撰写方式，否则即是通过实质审查获得授权也只是暂时的。至此，选择经验丰富的“专利代理人”的用途就显现出来了，或者说“专利代理人”的职责便是尽最大的可能使得委托人的专利获得最大的授权范围。

至此，如果在今后的专利侵权诉讼中侵权人再想无效该专利的话，难度自然会加大了不少，除非该专利(此处指用途发明专利)的“科学发现”的特征被“否”掉，也就是说该专利丧失了科学发现的范畴的可能性。那么下一步的目标也就是寻找能够证明发明人的“科学发现”(黄色纸张可以防近视的理论是“非新的”)是不成立的，仅能或者说也只能通过该方式来无效掉该专利。

【作者简介】

李洪江，1981年生于山东东营，本科就读于中国石油大学(北京)，主修金属材料工程专业，并获得工学学士学位。研究生就读于北京大学法学院、知识产权学院，专业为法律硕士(Juris Master),研究方向：知识产权。在“美国关税法337条款;化学、材料领域专利代理;知识产权诉讼”方面有较深造诣。