包含"产品特征"的方法权利要求的创造性判断思维导图

国家知识产权局专利复审委员会于2009年3月13日作出的第16560号复审请求审查决定涉及申请号为02807692.3、名称为“包括含至少一水溶性嵌段和一疏水嵌段的嵌段共聚物的水力压裂液”的发明专利申请（下称本申请），其申请日为2002年2月14日，优先权日为2001年2月20日，进入中国国家阶段的日期为2003年9月29日，公开日为2004年5月26日，申请人为罗狄亚化学公司。

申请人于进入中国国家阶段日提交的申请文件包括：利要求第1-31项，说明书第1－27页和说明书摘要。其中的独立权利要求1、31的内容为：

“1、水力压裂液组合物，包括：

针对第一次审查意见通知书，申请人于2005年10月18日陈述了意见，提交了权利要求书、说明书第1、3、12页和说明书摘要的替换页。新提交的权利要求书包括30项权利要求，其中的独立权利要求1、30的内容为：

“1、水力压裂液组合物，包括：

申请人（下称复审请求人）对上述驳回决定不服，于2007年9月24日向国家知识产权局专利复审委员会提出复审请求，复审请求人认为：驳回决定仅涉及独立权利要求30的创造性问题，实质审查阶段的审查员已经默认权利要求1－29具备新颖性、创造性，权利要求30的方法权利要求中使用了权利要求1所述的压裂液组合物，在本申请权利要求1所述的压裂液组合物具备新颖性和创造性的前提下，权利要求30也必然具备新颖性和创造性；本申请的申请日之前，没有任何现有技术教导或暗示本申请权利要求1的压裂液组合物能够用于钻井的压裂，因而现有技术中没有任何动机将本申请权利要求1的压裂液组合物用于对比文件2的方法，本申请的权利要求30相对于对比文件2具备创造性。复审请求人提出复审请求时提交了新的权利要求书，其中将权利要求2－30中的“压裂组合物”修改为“压裂液组合物”，以与权利要求1的主题名称相适应，修改后的独立权利要求1、30为：

“1、水力压裂液组合物，包括：

在上述程序的基础上，专利复审委员会本案合议组作出第16560号复审请求审查决定，撤销国家知识产权局于2007年6月8日对本申请作出的驳回决定。具体理由如下：

案例评析

方法权利要求通常应当用工艺过程、操作条件、步骤或流程等技术特征来描述，对于使用上述类型技术特征进行限定的方法权利要求的创造性判断，审查实践中做法比较统一，但对于涉及产品的使用方法、加工方法、处理方法的权利要求中出现的物质或设备特征对该权利要求创造性判断的影响，审查实践中却存在着一些困惑。本案中独立权利要求30就属于一种涉及产品的使用方法的方法权利要求，本案中对于独立权利要求30的创造性判断，其焦点就在于如何看待权利要求30中所引用的“权利要求1的压裂液组合物”这一产品特征对于该方法权利要求的限定作用。

笔者认为，方法权利要求可以使用涉及工艺、物质以及设备的方法特征来进行限定，确定权利要求的保护范围时，权利要求中的所有技术特征均应当予以考虑，方法权利要求中所涉及的物质、设备特征对该权利要求的保护范围同样具有限定作用，在进行创造性判断时，不能忽略方法权利要求中所涉及的物质、设备特征对该权利要求的限定作用，如果方法权利要求中所涉及的产品是一种新产品并具有创造性，则该方法权利要求也就具备新颖性和创造性。本案中，由于独立权利要求30所限定的方法中包含使用“权利要求1所述的压裂液组合物”这一技术特征，因此，在对权利要求30进行创造性评判时，在未对独立权利要求1所限定的压裂液组合物进行新颖性、创造性评述的前提下，不能仅评价权利要求30中的方法步骤特征，而忽略其所包含的“权利要求1所述的压裂液组合物”这一产品特征。而且，从社会公众与专利权人利益平衡的角度来看，当产品权利要求得到授权时，专利权人即得到对该专利产品的垄断权利，任何以生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口该专利产品的行为均需得到专利权人的许可，即使不授予包括该产品特征的方法权利要求以专利权，社会公众也不能未经许可而实施包括该产品特征的方法，因而，在授予产品权利要求专利权的前提下，同时授予包括该产品特征的权利要求以专利权并不会构成对社会公众权益的侵害。(知识产权报路剑锋)