外观设计专利权与在先权利冲突解决途径探讨思维导图

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专利法所称的外观设计，是指对产品的形状、图案、色彩或者其结合所作出的富有美感并适于工业上应用的新设计。它通过造型与图案。造型与色彩、图案与色彩的结合，构成对产品外形三维空间的造型设计或者二维平面设计。在我国，申请专利的外观设计主要是产品的外表和平面的包装袋。实践中，较为常见的情况是，外观设计专利申请人未经许可将他人创作的美术作品图案、他人的注册商标、他人已使用在商品上的特有的图案、装潢作为自己的产品外观设计的一部分或全部，去申请专利。当获得专利权后，相对于同一客体，不同主体享有的不同权利就相互冲突，在行使权利时，必然造成纠纷。原专利法中并没有处理外观设计与相关权利冲突的明文规定，但该法第5条有“对违反国家法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权”的规定，表明申请人要获得专利权，但不得违反其他有关的法律、法规，不得侵犯受有关法律保护的民事权利。该规定体现了现代法制社会应当遵循的一项基本原则――任何权利的取得与行使都应该以不损害公共利益为前提，即权利的正当性。外观设计专利权的取得也应该遵循这样的原则。但这一规定又比较笼统，实践中不易为人们准确地认识和具体掌握。在先权利人依该规定会撤销授权专利，也缺乏一定的操作性。

新专利法23条在外观设计授权条件中，增加了“不得与他人在先取得的合法权利相冲突” 的规定，强调了对在先权利的保护，为解决这类冲突提供了明确的法律依据，这是立法上的一大进步。

合法权利包括什么?最高人民法院司法解释第16条指出，专利法第23条所称的在先取得的合法权利包括：商标权、著作权、企业名称权。肖像权、知名商品特有包装或者装潢使用权等。

何谓在先取得?所谓在先取得，是指该权利的产生之日早于外观设计专利的申请日。如果商标权、著作权等权利的取得之日晚于外观设计的申请日，则不影响外观设计专利权的授予。

根据法律规定，各种民事权利的取得条件不同：商标权，需要通过注册取得;企业名称权，需要通过登记取得;著作权，权利自动产生，作品完成之日权利即取得;肖像权，作为一种人格权，权利自人出生即取得;知名商品特有的包装、装潢使用权，权利因该商品在相关消费者中成为知名商品，其包装、装潢成为该知名商品的显著区别性标志时权利即产生。合法权利是否为在先取得，对于商标权和企业名称权判断较容易，只要有国家工商总局商标局颁发的商标注册证或各级工商局颁发的企业登记证即可证明。著作权的判断有些难度，需要对当事人提供的权利证据进行分析判断。知名商品特有的包装、装潢使用权判断则比较复杂，需要根据较充分的证据作出一些主观判定。

何为权利冲突?上述各种民事权利是特定主体享有的专有权利;受法律保护。商标经核准注册后，可以禁止他人在相同或者类似的商品上使用，同时将与注册商标相同或近似的文字、图形作为商品名称或商品装潢使用，并足以造成误认的，也是不允许的。著作权自作品完成后产生，除法律另有规定外，他人使用其作品应当取得著作权人的许可并支付报酬。公民的肖像权受民法通则保护，未经本人同意，他人不得为经营目的使用其肖像。企业名称权，受《民法通则》、《企业名称登记管理规定》、《反不正当竞争法》等保护，企业名称经核准登记后在行政区划范围内享有专用权，经营者“擅自使用他人的企业名称或者姓名，引人误认为是他人的商品”构成不正当竞争行为。同时，“拒自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人知名商品相混淆”的，也为不正当竞争行为。总之，在外观设计专利申请日以前，特定主体的民事权利已依法形成，有权禁止他人擅自行使。而违反法律的有关规定，以侵犯他人的专有权利为前提，去获得专利保护，则构成权利冲突。而在先权利人有权依法制止这种行为，维护自己的合法权益。可以说，解决权利冲突的法律依据是充分的、明确的。

二、解决权利冲突的途径及存在的问题

当外观设计专利权与在先权利发生冲突时，在先权利人如何运用相关程序最大限度维护自身的合法权益?首先，可以通过行政途径或司法途径解决侵权纠纷，制止侵权，并得到相应的救济。其次，可以向专利复审委员会请求宣告该外观设计专利无效，使该项专利权归于丧失。由于外观设计专利权的授与，是不经过实质审查的，所以是否与他人在先的合法权利相冲突，在审批过程中是难以发现的。专利法设置无效宣告程序的目的，在于通过社会公众的监督，及时纠正专利授权中的失误，确保专利的质量，维护其他发明人和社会公众的利益。这两种途径，所达到的目的各有侧重，相互独立，在先权利人可以同时采用，也可以选择其一进行，但如果能双管齐下，对自己权益的保护，无疑是最为充分的。

但专利法实施细则第65条中新增加了一款，规定：“以授予专利权的外观设计与他人在先取得的合法权利相冲突为理由请求宣告外观设计专利权无效，但是未提交生效的能够证明权利冲突的处理决定或者判决的，专利复审委员会不予受理。”这一规定是从专利复审委员会审理工作将面临的实际问题出发的。

当以外观设计专利权与他人在先取得的合法权利相冲突为理由提出无效宣告时，专利复审委员会会遇到这样一些复杂的问题，比如，如何确认有关在先权利主体资格和权利的有效性。如前所述诸种民事权利，其是否为在先取得，对于有些权利比较容易进行判断，如商标权和企业名称权，其权利主体和生效日期都有确定的途径予以确认;对于著作权来说，则需要确认有关作品是什么时候完成的?是否为请求人的作品?外观设计的设计方案是不是剽窃、盗用了著作权人的作品?如果专利申请人独立完成的设计与他人的作品巧合雷同，应如何处理?对于知名商品特有的包装、装潢使用权，专利复审委员要认定是否为“知名商品”，是否会造成混淆，涉及到对《反不正当竞争法》的理解和运用。因此，当以权利冲突为理由而请求宣告一份外观设计专利权无效时，专利复审委员会的审理工作要涉及多方面问题，头绪纷繁。专利复审委员会审查员必须熟悉其他法律，法规，才能作出准确的认定。这一点与以缺乏新颖性为理由请求宣告一项外观设计专利无效的确是不同的。这无疑加大了复审委员会工作的难度。

所以，基于上述考虑，专利法实施细则第六十五条第三款将在先权利人进行诉讼或行政处理作为请求无效宣告的必经的前置程序。从一方面看，使专利复审委员会的无效审理工作比较顺畅，减轻了有关压力，但从另一方面看，使权利冲突的解决程序变得更加复杂和繁琐。也带来一些不利的后果，值得深思。

1、专利复审委员会在当事人未能提交生效的法院判决和行政机关的处理决定时，对无效宣告请求不予受理，无效请求人也无法就专利复审委员会的不予受理行为提起行政诉讼，使得以权利冲突为理由要求宣告外观设计专利无效这一规定，由于附加条件的增设而会流于形式。

2、确认权利冲突可以通过司法程序或行政处理程序，而不论法院还是行政管理机关均无法作出一项外观设计专利权与其他权利是否存在冲突的确认之诉的结论，只就当事人提起的侵权之诉或请求作出结论――判决或者决定。在这里，当事人之间达成和解协议，或者在法院主持下达成调解协议似乎也不可以。从而，加剧了当事人之间的对抗情绪，激化矛盾。

3、解决权利冲突的途径多样化，执法水平不一，法律有些规定尚不明确，是否构成冲突，难以认定。如果在先享有的是商标权，企业名称权，知名商品特有包装、装潢使用权，权利人可以申请县级以上工商行政管理部门处理，也可以直接向法院起诉。如果在先享有的是著作权，著作权人可以请求著作权行政管理部门处理，也可以直接向法院起诉。如果在先享有的是肖像权。权利人可以直接向法院起诉。如果获得专利的外观设计产品已实施，在先权利人主张权利，要求制止侵权，尚可认定，如果仅是申请并获得专利，专利权人并未实施该专利，是否构成对在先权利的侵犯，在相关法律中尚未有明确规定。外观设计专利权与在先权利冲突是否构成对在先权利的侵权是一个值得研究的问题。一项在先合法权利是否被侵害，要看该项权利法定的权利范围，总之，在先权利人要获得“证明权利冲突的处理决定或者判决”，并不是一件容易的事情，并且要耗费大量的时间、精力。

4、程序设置的繁琐、重复，增加了当事人的维权成本，并使司法资源浪费。

即使在先权利人通过行政程序认定了权利冲突，并据此请求宣告该专利无效，专利复审委员会经审查并作出决定后，按照专利法如条的规定，当事人还可以提起行政诉讼。“这样，一个权利冲突解决机制中不仅包含着两个行政程序(行政处理十无效宣告)，若当事人对行政处理决定不服或无效宣告请求不服，还可能会衍生出两次行政诉讼才能最终解决”如此繁琐、漫长的过程，怎能不使人望而生畏呢?

如果在先权利人通过司法程序认定了权利冲突，并由此启动请求无效宣告程序，专利复审委员会对生效的判决是否进行审查呢?当然应是无权否定的。“专利复审委员会应据此直接宣告专利无效，这也许正是专利法实施细则第65条3款的本意。但这种宣告纯粹是程序意义上的，没有产生实体裁决，这就使专利权无效宣告程序失去了实质意义。”并且，从程序上讲，复审委的决定还可以进行司法审查，但此时审查的完全是一种循环、重复，因为复审委的决定已经是依据法院判决作出的，这不但造成司法资源的浪费，而且，使在先权利人维权成本过高，以至会放弃本应争取的权利，这一后果与立法的初衷是相悖的。

TRIPS第42条之2规定，知识产权的执法程序应公平合理，它们不得过于复杂或花费过高，或包含不合理的时效或无休止的拖延。本次专利法的修改，在专利的审批和维护程序方面，也是本着优化程序，节约资源，减少诉累的原则，但实施细则第六十五条第三款的规定，与该原则不符，是立法上的一个不足。

三、在先权利保护的途径及完善

保护在先权利，即是外观设计专利授权的实质条件，也是无效宣告请求的法定理由之一。但实体法的规范要依靠正当、合理的程序来保障实现。一个切实可行、具有可操作的程序对解决权利冲突问题尤为重要。以权利冲突为理由请求无效宣告，应该同其他法定理由请求无效宣告一样，直接向专利复审委员会提出后，当事人只要能够提交自己在先权利合法取得相关证据，复审委员会就应该受理并进行审查，并作出决定。新专利法将外观设计无效宣告请求的终审权，划归到人民法院，不仅是为了适应TRIPS协议的要求，也有利于当事人维护自己的合法权益，有利于确定专利权的正当性。

所以，通过行政确认和司法审查程序，基本上可以较好地解决专利权与在先权利的冲突，而按实施细则65条3款的规定，使原本简捷的程序复杂化，令人困惑、费解。新修订的商标法，在商标注册的条件中，也增加了“不得损害他人现有的在先权利” 的规定，对权利冲突的解决，采用由在先权利人直接请求商标评审委员会撤销该注册商标的程序，对商标评审委员会的审理决定，当事人不服的，可以提交司法审查，由法院作出最终判决。商标评审委中会与专利复审委员会的法律地位是相同的，它们所要解决定问题也是一样的，应该采用同样途径，方式，不仅能快捷，有效的保护在先权利，也使知识产权单行法在同一问题上协调一致，这是专利法实施细则今后需要进一步修正的。

李虹