美日欧三方专利审查之比较思维导图

一.美国专利审查的创造性标准

美国专利局针对商业方法发明在103条意义上的审查还发布了一些指导性的文件，以协助审查员审查专利申请是否符合专利法和判例。其中在Guidelines for Computer-Related Invention Patent Application 文件中，特别强调了在审查软件专利的创造性时，需要注意区分“功能性描述材料”和“非功能性描述材料”。功能性的描述材料一般是指程序中指令的部分，因为这一部分可以操纵计算机的运作。从而实现与计算机的功能结构上的联系;但是在现代的软件包中，尤其是一些游戏软件和学习软件中，非功能性的描述材料，主要是音乐、图画、数据资料等，占有很大的部分。这些部分实际上不具有任何技术功能，无所谓创造性，考察软件的创造性时，不能结合这一部分来确定整个软件的创造性。也就是说，如果整个软件区别于其它软件的只在于这一部分的话，是不应当被认定为具有创造性的。

在美国专利局的另一份文件(Formulating and Communicating Rejections Under 35 U.S.C 103 for Applications Directed to Computer-Implemented Business Method Inventions )中，专门就与计算机相关的商业方法发明的创造性审查做出了规定。其中列举了一些按照美国专利法103条以不具有非显而易见性为由做出的拒绝申请的例子。包括一下几种情形：

所申请的发明的可以从该技术领域的一般知识推论出来 ;

所申请的发明的可以从一个已经确定的商业原则推论出来;

所申请的发明是将一个已经见诸于行业手册的标准商业过程用电脑自动化;

所申请的发明与以前所有的发明相比只体现在它存储或者处理的数据上;

所申请的发明只与公认的一般技术水平相当。

这份工作文件强调了对已有的商业原则的简单软件化不能成为具有创造性的理由。尽管这份文件看似对创造性审查有较为具体的规定，但是，由于商业方法不属于传统的技术领域，商业模式在现有技术资料库中很难找到在对比文献，所以这类申请实质上是对商业模式的新颖性(或特别性)的审查，在美国专利局不强调考虑“技术要素”时是很容易被通过，这也就是为什么现在美国专利局有大量这类申请被授权 。

在美国专利局如此容易获得商业方法软件专利的情况，引起日本和欧洲的反对，他们指责美国在创造性判断上标准的降低，会引起专利权被滥用。

日本修改后的《与计算机软件有关的发明(含与商业方法有关的发明)的审查指南》认为商业方法专利可以作为与软件有关的专利而获得批准，近年来日本特许厅也一直在利用各种机会推广这一政策。为了能向各行业及申请人提供更加准确实用的标准，日本特许厅针对商业方法专利制定了更加细致更加全面的政策。

日本特许厅在审查四部增设电子商务审查室，这一审查室专门审查在商业方法软件比较集中的IPC分类G06F17/60的专利申请。日本特许厅2001年4月1日还发布了一份“商业方法发明不具有专利性的范例” ，其中非常详尽的给出了不构成专利法下“发明”的情况、说明书和权利要求书不符合要求的情况等。这份文件是判断创造性的指导性文件。在这份文件中不属于专利法意义下发明的情况有：1)对于有关市场研究和分析方法的发明，如果在权利要求中仅仅描绘了商业方法本身或者这种商业方法在计算机上的使用仅仅是将计算机作为一种工具或者基于软件的信息传输没有利用硬件资源;2) 在电子广告的范例中给出了如果在说明书中没有明确叙述商业方法如何通过计算机来实现的就认为说明书不符合要求;3)对于那些显而易见的商业方法发明在这份范例中给出9种不同的情况：其中包括基于公知技术、公知商业方法的简单发明以及公知技术和公知方法的简单组合。

——将工业技术应用于另一特殊领域，例如将“搜索系统”应用于医药领域而形成的“医药数据搜索系统”。

当从技术特征上评价创造性时，审查员通常考虑以下问题：

在此我们假设以下判断创造性的条件，来比较一下美日欧三方专利局的不同实践：

对于美国专利局来说，符合上述1)、2)项条件的申请可以认为具有创造性，3)是没有创造性的。对于欧洲专利局来说，满足条件1)的申请具有创造性，而2)和3)的情况是没有创造性的，(但是在德国法院，可能持有与美国相同的观点)，在日本专利局，2)和3)的情况是绝对没有创造性的，即使对条件1)的判断，也要严格审查其在技术解决方案上的创造性的贡献。

“在先技术”资料的缺乏和不统一成为商业方法软件专利审查的障碍。

从美国目前所授予的商业方法专利来看，这些商业方法本身在现实世界中早已存在，专利权人只不过最先把其应用于网络空间而已，其新颖性与创造性令人怀疑，但是这些方法却很少有完整的记录;加上人们以前认为这些申请根本不能成为专利保护的标的，往往采取商业秘密的方式甚至公开使用而不加以任何保护。因此形成所谓的“流于民间的技术” ，这给专利的审查带来了极大的困难，形成了专利审查中的盲区，很容易使原本不具有专利性的权利要求被纳入了专利的保护范围。这样在客观上降低了专利的审查标准，许多本不应该被授权的被授予了专利 。既造成了专利的泛滥，对真正的发明人也是不公正的。鉴于长期以来专利局在商业方法上缺乏相应的“在先专利”，无法判断一项商业方法发明是否符合专利的“三性”，美国国会通过一项特别法案，向专利局追加拨款，建立这样一个数据库。目前，美国专利商标局已经公布了一份完整的已有商业方法的专利数据库。

现在还出现了以高额奖金悬赏公开技术的网站。该网站提供了一个类似悬赏的机制，对某项专利有意见的人，都可以在这个网站提供奖金，最先找到相关公开技术的人，就可以获得这笔奖金 ，这样的网站对解决商业方法发明的“在先技术”的确定也是很有帮助的。

在先技术的检索在商业方法软件申请的审查上有举足轻重的意义，它是决定一项发明能否通过创造性审查的第一步。一般情况，在先技术的检索有以下三种：本国公开的专利文献，外国公开的专利文献、非专利技术文献。正如前述，由于在商业方法软件方面以前的排除保护倾向，使得专利文献很少，仅检索专利文献不能真实反映这一领域的在先技术状况，于是非专利技术文献就显得格外重要，而许多在先的商业方法文献并不一定被记录在技术文献中，所以要准确检索出商业方法以及商业方法软件的在先技术，紧靠检索技术文献还不够，还要检索金融、商业类文献，这也就是美国专利商标局要求审查员具有MBA背景的原因。

美日欧三方专利局已经认识到了这个问题的重要性，在2000年三方专利局的18次技术会议上已经正式列入了解决的日程。三局一致认为，使用计算机实现的商业方法必须具有技术内容才有获得专利权的资格;已被人们实施了的公知的商业方法只是做通常的自动化处理得到的发明不具有创造性。目前对公知技术的统一标准尚存在困难。尽管商业方法以前就已被人们使用，但并没有被充分记载，专利局有时很难找到这个领域的文献;而且目前还没有三局共同使用的检索资源和现有技术文献。因此，对商业方法发明审查造成困难。为了完善这个领域的文献，以便对商业方法发明进行高质量的检索，三局将把合作框架中的有关商业方法领域中“在先技术”文献检索方面的合作作为重点。三方专利局正在寻求一种可以执行的审查指南以适应三国的专利制度同时也兼顾他国。

商业方法软件专利申请的创造性标准的高低实际上涉及到专利制度的基本问题――专利独占权究竟应当限制在什么样的范围之内，如果创造性审查的落脚点在商业方法的计算机软件化上，可能会使许多传统交易方法经过简单的计算机软件编程就可以获得专利，这将会引起非常严重的后果，这意味着所有传统的公共领域的知识都可以在计算机软件化后获得独占权，亦即：一套方案会有两套专利。这不论是对公众还是对专利局都是一种浪费。

专利制度的宗旨是为了鼓励技术创新，创造性的审查标准直接评估创新的程度，其根本目的在于甄别发明，将真正取得重大进步的发明纳入专利保护范围，阻挡普通技术进入专利之列，防止专利滥用，如果创造性的标准降低，将会影响专利制度在社会进步中发挥的积极作用。