试评专利法修正案中的检索报告思维导图

一、修正案之背景

根据中国专利法规定，实用新型专利申请的审批采用形式审查制，并不对实用新型专利申请进行实质审查，被授权的实用新型专利并不一定就具备专利法规定的专利性，因此，专利法中设置有无效宣告程序，被控侵权人可向专利复审委员会提出宣告原告起诉所依之实用新型专利权无效的请求，若经审查认为该实用新型专利不符合授权条件，专利复审委员会做出宣告该专利无效的决定，原告在法院所提之侵权诉讼自然不能成立。由于依据中国专利法的规定，无效宣告程序是由法院之外的专利复审委员会处理，即一边由法院审理专利侵权之诉，另一边又由复审委员会审理专利无效宣告请求，法院为了防止不具备专利性的实用新型专利权人滥用权利，维护公众利用公知技术的权利，也为了避免法院的判决与日后无效宣告程序的结论相矛盾，通常的做法是依据《民事诉讼法》裁定中止诉讼，等待复审委员会对实用新型专利效力作出决定后再恢复审理。

中国过去十多年专利侵权诉讼案件审理之司法实践，依法院对被告提出无效宣告请求后侵权诉讼是否中止所采态度，可分为无条件中止和有条件中止两个阶段。

实践证明，在专利侵权诉讼中，几乎所有的被告都会向专利复审委员会提出无效宣告请求。由于当时中国专利法规定宣告专利无效的请求，可以在授权之日起6个月后的任何时候提出，所以有的被控侵权人在答辩期内提出;有的被控侵权人在法院开庭后意识到自己要承担侵权责任才提出宣告无效请求;有的被控侵权人则在法院送达判决时才告知已向专利复审委员会请求宣告专利权无效;更有甚者一审败诉后，二审审理期间才提出宣告无效请求;或者在以一个理由请求宣告无效被驳回后，又以另外的理由请求宣告无效。(注：参见郝力：“专利侵权诉讼不应中止审理”，载《专利法研究》，北京：专利文献出版社1996年版，第169页。)而绝大多数法院则不管其请求有无正当理由和证据，何时提出，只要复审委员会受理了被告的无效宣告请求，一律作出中止诉讼的裁定，等待无效宣告决定的结果再恢复审理。

然而，由于复审委员会人员有限，加上无效程序本身的时间较长，快则一两年，慢则三五年才结案。而在此期间被告仍可以继续实施侵权行为，无法及时对其实行法律制裁。使得专利权人得不到及时有效的法律保护，因此，有学者指出，这同中国专利法保护专利权人合法权益的宗旨是相违背的，并有损于中国专利法的尊严和专利制度的形象。(注：参见郝力：“专利侵权诉讼不应中止审理”，载《专利法研究》，第170页。)

“(1)人民法院受理实用新型或外观设计专利侵权案件后，在向被告送达起诉状副本时，应当通知被告欲请求宣告该项专利权无效，须在答辩期间向专利复审委员会提出。

被告在答辩期间内请求宣告该项专利无效的，人民法院应当中止诉讼，专利权人提出财产保全申请并提供担保的，人民法院认为必要时，在裁定中止诉讼的同时责令被告停止侵权行为或者采取其他制止侵权损害继续扩大的措施。

被告在答辩期内未请求宣告该项专利权无效，而在其后的审理过程中提出无效请求的，人民法院可以不中止诉讼。

(2)人民法院受理的发明专利侵权案件或者经专利复审委员会维持专利权的实用新型专利侵权案件，被告在答辩期内请求宣告该项专利无效的，人民法院可以不中止诉讼。“

在《解答》生效的这一阶段，最高人民法院对发明专利与实用新型、外观设计是否中止诉讼，采取了区别对待的原则，其原因在于发明专利经过实质审查，质量一般较高，被无效的可能性较小，因此可以不中止审理。而实用新型和外观设计因未经专利性审查，可靠性较低，被无效的可能性较大，因而可以中止审理，但作了时间上的限制，必须在答辩期内向专利复审委员会提出，否则，不予中止。这一规定以无效请求提出的时间作为确定实用新型和外观设计侵权诉讼是否中止审理的依据。

《解答》克服了不分情况、不分时间，只要被告一提出无效请求，一律中止诉讼的缺陷，对于保护专利权、制裁侵权行为，正确指导审判实践发挥了积极作用。但仍存在一些问题，突出表现在，以无效请求提出的时间为唯一依据来确定是否中止侵权诉讼的审理，既过于机械、单一，又过于片面，无法及时有效的保护具备专利性的实用新型专利。

第二，《解答》设置时间条件限制的初宗在于减少无效宣告请求的提起量，以及避免被告在诉讼过程中随时提出无效请求，干扰诉讼程序。然而，由于无效诉讼专业性强，技术性高，程序复杂，请求人在起动无效宣告程序前按理应进行证据搜集，技术分析比对，最后还要赴北京向专利复审委员会提出请求，要想在答辩期所规定的15日内高质量的完成如此众多且复杂的工作，是很困难的。被告往往要用尽程序规则，即使无证据或恰当的理由，也会在匆忙之中无效宣告请求。可见，时间性限制反导致了盲目提起无效诉讼，既增加复审委员会负担，又影响法院的正常诉讼，造成无效宣告案与专利侵权案在复审委员会和法院的双重积压。

第三，由被控侵权人提出无效宣告请求并负举证责任，增加了被告的义务，由被告负确权责任，与诉讼法的原则不相吻合。

第四，中止诉讼使真正符合专利性的实用新型专利得不到及时有效的司法保护，专利侵权行为不能得到有效的遏制。

修正案只是规定人民法院“可以要求专利权人出具国务院专利行政部门作出的检索报告”，即仅当执法机关认为必要时才可以要求实用新型专利权人出具国家知识产权局作出的检索报告。可见立法并未将专利权人提供实用新型检索报告作为起诉他人侵权的必备条件。有关部门将这种规定称为“实用新型专利权人的特别举证责任”。(注：参见国家知识产权局条法司著：《新专利法详解》，北京：知识产权出版社2001年版，第324-325页。)然而，《规定》则明确：“提起侵犯实用新型专利权诉讼的原告，应当在起诉时出具由国务院专利行政部门作出的检索报告。”(注：参见最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第8条。)但此解释将专利法中的“可以”改为“应当”，似有超越立法之嫌，《规定》颁布后，在司法实践中立即引起争议。

“一种意见认为，该司法解释明确规定原告起诉时应当出具检索报告，因此出具检索报告是提起实用新型专利侵权诉讼的条件。另一种意见认为，出具检索报告不能作为提起实用新型专利侵权诉讼的条件。因为民事诉讼法第一百零八条对起诉应符合的条件已作了明确的规定，只要提起侵犯实用新型专利侵权诉讼的原告的起诉符合该条所要求的条件的，人民法院即应当立案受理。最高人民法院司法解释第八条第一款的规定是从维护原、被告的诉讼权利、减少诉讼环节、减轻讼累出发，对当事人参加诉讼所作的鼓励和引导，并不意味着出具检索报告是原告起诉的条件。”(注：参见中华人民共和国最高人民法院民事审判第三庭编：“北京市高级人民法院关于出具检索报告是否提起实用新型专利侵权诉讼的条件的请求”，载《知识产权审判指导与参考》(第4卷)，北京：法律出版社2002年版，第281-282.)

因此，修正案增设之检索报告制度不是完全的诉前确权制度，更不是实用新型的诉权行使条件。实用新型专利权人仍可在未提供的检索报告的情况下起诉他人侵权，人民法院须予受理，然后如修正案实施前一样，由被告向复审委员会提出无效宣告请求，所不同的仅仅是依《规定》第九条第二项至第四项的规定，法院对是否中止诉讼有一定的灵活性。(注：参见最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第9条。)而根据修正案实施一年来的情况看，法院仍倾向于中止诉讼，以确保判决与无效决定不产生冲突。

将检索报告作为实用新型的诉权行使条件在国外已有先例，日本1999年《实用新型法》和1995年荷兰《专利法》已将检索报告作为诉权行使条件。日本1999年《实用新型法》第二十九条之二规定：“实用新型专利权人或独立实施权人，非经提示注册实用新型的技术评价书且提出警告后，不得向侵害自己实用新型权或专有实施权的人行使权利。”(注：参见《日本专利法》，杜颖、易继明译，北京：法律出版社2001年版，第110页。)

可以预见，由于检索报告并非起诉必需条件，中国专利法引入的此种制度在降低滥诉，实现程序公正，减少无效及中止方面的作用并不会十分明显。因此，笔者认为，只有将检索报告作为实用新型的诉权行使条件，才能有效发挥这一制度的作用，否者形同虚设。

根据专利法第57条第2款和专利法实施细则第55条第一款(注：专利法实施细则第55条第1款规定：“授予实用新型专利权的决定公告后，该实用新型专利权人可以请求作出实用新型专利检索报告。”)的规定，请求国家知识产权局作出检索报告的申请人只能是实用新型专利权人;根据国家知识产权局制定的《审查指南》的规定，实用新型专利检索由负责实用新型专利所属技术领域的审查部门或者国家知识产权局指定的其他部门承担，受理实用新型专利检索的部门应当及时将所受理的作出实用新型专利检索报告的请求书等文件转送承担检索的部门。承担检索的部门在接到请求书后，指派有关的审查员进行检索。(注：参见《审查指南2001》第二部分第7章，第2-99页。)

笔者认为，日本《实用新型法》所确立的实用新型技术评价制度值得借鉴，该法第十二条规定，任何人可就实用新型向专利厅请求进行技术评价，(注：参见《日本专利法》，杜颖、易继明译，第102页。)这样可使专利权人与公众有平等的机会利用专利局的公共资源。

检索报告经专利权人申请做出后，专利法并未对其是否公开以及公众能否查阅、复制做出规定。根据《审查指南》第五部分第四章“专利申请案卷”的有关规定，检索报告应属专利申请案卷保存的文件。①然而，在《审查指南》规定的关于允许查阅和复制的内容中，却又找不到《检索报告》，②因此，若专利权人已提出出具检索报告的申请，并由专利局做出了检索报告，但专利权人在获得该报告后秘而不宣，又不向法院提供，即使事实上检索报告的结论为否定该实用新型专利的新颖性、创造性，专利权人仍可起诉，法院仍应受理，仍需由被告在答辩期间内向复审委员会提出无效宣告请求，被告又无法利用已做出的检索报告，这无异于浪费知识产权局可贵的资源，使新法增设的检索报告制无用武之地。

四、结论