论涉外贴牌加工的商标权保护思维导图

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关键词：涉外贴牌加工；帮助行为；实行行为

涉外贴牌加工，是指在来样加工或来料加工业务中，由委托方提供商标，进口企业（即加工企业）将其使用在加工的商品上，然后全部返销的一种经营方式。加工企业按海外客户要求，经常会生产一些涉嫌侵犯我国商标权的商品。虽然加工企业把商品全部出口，但是却会被阻挡在出口边境。我国的知识产权海关保护条例赋予了商标权人申请海关扣留涉嫌侵犯商标权的商品出口的权利。涉外贴牌加工行为是否会侵害我国的商标权？我国商标权人是否有权禁止该行为？本文将对此问题进行分析。

一、商标侵权的认定标准

（一）混淆可能性理论是认定商标侵权的标准

商标的功能在于识别商品或服务的来源，因此，任何可能引起消费者对产品或服务来源产生混淆的行为都是有损、妨碍商标识别功能的行为，都是侵犯商标权的行为。混淆可能性理论得到了国际社会的普遍认可，应该说是目前判断侵犯商标权最为科学与合理的标准。我国《商标法》将“误导公众”作为侵犯驰名商标的构成要件，①在相关的实施条例和司法解释中也规定了“混淆”、“误认”等要件②，但是并没有将混淆可能性理论推广适用于所有的注册商标，至少说在《商标法》第52条中并无直接体现。但是这并不能断然得出我国商标法不承认混淆可能性理论。因为法律的适用具有内在的逻辑一致性，如果在商标侵权认定上适用不同的标准将使法律处于一种不确定状态，也违背了商标立法目的。所以尽管目前《商标法》并无在52条中用文字规定混淆可能性理论，但是在法律适用过程中应该依据商标法之精神，采用混淆可能性理论。

（二）混淆可能性理论应该运用于流通领域

商标要体现其识别功能，前提是能够与消费者接触。所以，商标必须在流通领域出现，而要破坏商标的识别功能，只能在流通领域进行，所以混淆可能性理论只能适用于流通领域的商标侵权行为。

（三）我国商标立法不仅规制商标侵权的实行行为，还规制商标侵权的帮助行为

既然破坏商标的识别功能必须发生于流通领域，那么是否意味着商标法只规制流通领域的商标侵权行为呢？答案是否定的。在某些情况下，尽管对商标的使用没有发生在流通领域，商标法及相关立法也认定行为人在该情况下构成侵权，该行为属于帮助侵权行为。③共同侵权理论是民法的一个内容，知识产权法作为民法的特别法，自然也适用共同侵权理论。根据最高人民法院《关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的意见》第148条的规定，共同侵权人分为实行行为人、教唆行为人和帮助行为人。实行行为人指具体实施致人损害行为的人；教唆行为人指利用言语对他人进行开导、说服，或通过刺激、利诱、怂恿等办法使被教唆者接受教唆意图，并从事某种侵权行为的人；帮助行为人指通过提供工具，指示目标或以言语激励等方式从物质上和精神上帮助实施加害行为的人。适用混淆可能性理论的商标侵权行为属于实行行为，即直接进入商标权保护范围的行为。用知识产权侵权行为的英文表述infringement来理解，fringe是商标权的边界，擅自进入该边界infringe的行为就构成商标侵权行为trademark infringement.而帮助行为本身并没有进入商标权保护范围。依据商标立法及相关司法解释，共有10种行为被认定为商标侵权行为：1.未经商标注册人许可，在同一种商品或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标；2.销售侵犯注册商标专用权的商品；3.伪造、擅自制造他人注册商标标识或销售伪造、擅自制造的注册商标标识；4.未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换的商品又投入市场；5.将与他人注册商标相同或近似的文字作为企业的字号在相同或类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认；6.复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或不相类似商品上作为商标使用，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害；7.将与他人注册商标相同或相近似的文字注册为域名，并通过该域名进行相关商品交易的电子商务，容易使相关公众产生误认；8.在同一种或类似商品上，将与他人注册商标相同或近似的标志作为商品名称或商品装潢使用，误导公众；9.故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件；10.给他人的注册商标专用权造成其他损害。除了第10种行为，上述1至9种行为可以明确认定为侵权的实行行为的是2、4、5、6、7、8；可以明确认定为是侵权的帮助行为的是3、9；对于第1种行为要结合《商标法实施条例》的解释进行分析。首先，侵犯商标权的实行行为属于流通领域的行为，2中的“销售”、4中的“投入市场”符合该特征；而依据前面的分析，混淆可能性理论只能适用于流通领域，所以5中的“产生误认”、6中的“误导公众”、7中的“产生误认”、8中的“误导公众”就是属于流通领域的侵权行为，即商标侵权的实行行为。其次，在3和9中，商标并没有处于流通领域，无法发挥其识别功能，无论是对伪造商标的制作、销售还是提供运输、仓储行为，都属于给侵权的实行行为提供物质帮助的行为，所以这两种行为属于侵权的帮助行为。第三，对于1中的“使用商标”，《中华人民共和国商标法实施条例》第3条解释为“包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中”。该解释将“商标使用”扩展为两个阶段：一是生产阶段，即“用于商品、商品包装或容器上”；二是流通阶段，即“用于商品交易文书、广告宣传、展览及其他商业活动中”。所以第1种行为既包括帮助行为也包括实行行为。

（四）实行行为构成商标侵权是帮助行为构成商标侵权的前提

虽然帮助行为并没有进入商标权保护范围，但是商标法基于扩大对商标权人保护之目的，仍将其认定为商标侵权行为。帮助行为构成侵权不是因为其对消费者产生混淆，而是因为只有在其帮助下，实行行为才能产生混淆消费者的效果。所以，实行行为构成商标侵权是认定帮助行为构成商标侵权的前提。

二、涉外贴牌加工行为不会侵犯我国商标权

涉外贴牌加工企业的行为在客观上符合《中华人民共和国商标法》第52条第1款规定的“商标使用行为”，即前面列举的第1种侵权行为的客观要件：“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”。而且属于生产阶段的商标使用，即将商标“用于商品、商品包装或容器上”。首先，加工方的行为未获得我国商标权人同意；其次，加工方的行为属于生产阶段中对商标的使用行为，即贴牌加工；第三，生产目的是为了销售。涉外贴牌加工企业的行为属于帮助行为，要认定构成侵权，就要看后续的实行行为即销售行为是否侵权。由于在贴牌加工中，加工货物全部销往国外，基于法律适用的地域性原则，在这种情况下，国外货物的商标权状况已不归我国商标权法管辖。无论我国商标权人是否在销售国取得商标权，欲主张自己的权利都必须到销售国进行而不能在我国进行。既然对于销售行为的侵权认定缺乏法律上的依据，那么依附其存在的贴牌加工行为就丧失了认定其侵权的逻辑前提，也就谈不上构成侵犯我国的商标权。

三、政策因素不能成为我国商标权人权利扩张的理由

知识产权的保护具有地域性。如果知识产权人要在他国主张权利，其权利必须获得他国法律承认。知识产权的地域性在一定程度上制约了权利人的垄断权，由于现在权利人将知识产权和贸易紧密联系起来，地域性又成为束缚权利人开拓占领国外市场的障碍。如果有人借地域性绕开一国知识产权法的规制，而从事一些在客观上有碍一国知识产权人开展知识产权贸易的行为，权利人似乎也没有什么办法。如果权利人为此受到的损失很大以致在客观上削弱了其创造和研发的能力，一国就不会固守地域性原则而做出立法突破。比如美国的专利权保护。一项美国专利权及其所覆盖的发明，只在美国国家主权范围内有效并受到相应的法律保护。如果该项发明的所有人没有在其他国家或地域申请并获得专利权，则有关的发明在美国之外就处于公有领域中，任何人都可以自由利用。一些人便通过货物的进出口，既利用了他人的发明又规避了侵权。在美国相当长的一段时间里，制造和出口不受专利权保护的零部件，在国外组装成本来可以在国内受到保护的组合性专利发明，就成了法律许可的做法。④如果试图针对在外国组装而成的器械实施专利权，就是试图让美国的专利权具有域外法律效力，就会不恰当地侵犯他国的主权。1984年美国国会修订专利法，堵住了出口货物中有关专利权保护的漏洞。依据现行美国专利法第271条f款的规定，从美国国内出口发明专利的成分，让他人在国外组装构成美国发明专利的发明，出口者要承担侵权的法律责任。该款规定将对美国专利的保护领域扩大到美国以外的其他国家和地区。按照该款规定，帮助侵权行为发生在美国国内，而最后的实行行为发生在美国国外的，仍要承担侵权责任。我国的知识产权海关保护条例赋予本国商标权人申请截留涉嫌侵犯商标权的商品出口的行为很像美国在保护专利方面的做法。但是专利与商标毕竟不能相提并论。专利与商标是两种不同的知识产品，与此相关的知识产权策略也不尽相同。专利由于自身的技术属性使其与商品之间形成了天然的密切联系，专利成分直接构成了商品自身的品质；而商标作为一个识别货源的标记，是外在于商品而存在的。所以控制了专利就等于控制了商品；而控制了商标却不能控制商品。在知识产权策略的制定上，要凭借专利占领市场，专利权人主要通过制定标准模式，依靠专利许可，阻却竞争者的商品进入市场。由于新颖性是获得专利的实质要件，因此，一项专利技术很难被他人在其他国家抢注。虽然只有获得他国的专利权才能进一步在他国开展专利贸易，但是专利权人实施专利战略的关键并不是专利的申请注册，而是技术标准的制定。商标则不同，商标无法直接控制商品，竞争者一旦提高了产品的性价比，就能轻易地抢占商标权人的市场。商标建立在消费者的知悉程度的基础上，依靠自身的品牌吸引消费者，所以商标权人必须努力建立商标的识别性。商标权人要想拓展海外市场，就必须防止他人抢注，首要任务就是在他国进行商标注册。所以，申请注册是商标权人实施商标战略的关键一步。美国的专利权人凭借政策因素促使法律对其实行扩大保护是符合其自身的运行规则的，同时也是与美国经济发展相适应的。而在中国，商标权人在涉外贴牌加工中所获得的扩大保护却显然不具有相应的合理性。商标遭他人在外国抢注的情况本身就不是一个法律问题，而是商标策略问题。要想阻却国外市场被不当占领，只有积极进行商标的国际注册，制定全球视野下的商标战略。把目光仅仅盯着本国境内的贴牌加工行为，试图通过阻却商品出口以达到禁止他人在别国对相关市场的占领，只能是徒劳无益。

注释：

①见我国《商标法》第13条第2款。

②见《商标法实施条例》第25条第3款、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条。

③见《中华人民共和国商标法》第52条第3款、《中华人民共和国商标法实施条例》第50条。

④李明德。：《美国知识产权法》，法律出版社2003版，第69页……

参考文献：

【1】郑成思。知识产权法[M].北京：法律出版社，2003.

【2】郑成思。WTO知识产权协议逐条讲解[M].北京：中国方正出版社，2000.

【3】王利明，杨立新。侵权行为法[M].北京：法律出版社，1996.

【4】张广良。知识产权侵权民事救济[M].北京：法律出版社，2003.

【5】张玉敏主编。知识产权法[M].北京：法律出版社，2005.

【6】尹新天。专利权的保护[M].北京：知识产权出版社，2005.517.